美国联邦巡回上诉法院裁定遗漏共同发明人将导致专利无效
来源：武大知识产权与竞争法 发布日期：2026-04-07 阅读：152次
2026年4月2日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在Fortress Iron LP v. Digger
Specialties Inc.一案中作出具有先例意义的判决，维持了地区法院因遗漏共同发明人而认定两项专利无效的裁决。
Fortress Iron LP拥有美国第9790707号专利（简称“707号专利”）以及第10883290号专利，两项专利均名为“垂直缆索栏杆护栏”。上述两项专利所涉发明的最终设计方案，由Fortress的两名员工以及该公司的质量控制合作方——中国泉州Yoddex建材有限公司（简称“YD公司”）的两名员工共同构思完成。
2021年1月，Fortress以专利侵权为由起诉Digger Specialties Inc。诉讼过程中，Digger发现YD公司的两名员工黄华平（Hua-Ping Huang）和Alfonso Lin对涉案发明有实质性贡献，属于共同发明人，但未被列入专利发明人名单。Fortress随后依据《美国法典》第35编第256条（a）款申请将二人添加为共同发明人。Lin被成功添加，但Fortress无法找到黄华平，因此黄华平始终未被列入发明人名单。此后，双方均向法院提出简易判决动议，地区法院最终支持了Digger公司的动议，以发明人署名错误为由裁定专利无效，同时驳回了Fortress关于增补黄华平以更正两项专利发明人信息的部分简易判决动议。
Fortress向美国联邦巡回上诉法院提起上诉，主张地区法院存在裁判错误，即“认定黄华平原属第256条（b）款所指的的‘相关方’，进而认为法院作出发明人信息更正裁定前，必须向其送达通知并赋予其听证权利。”Fortress辩称，法院不应将黄华平认定为“相关方”，因将其增补为发明人仅会使其获益，不会对其产生不利影响；同时主张，即便黄华平自行主张列为共同发明人，其也不具备宪法层面的诉讼主体资格。
联邦巡回法院对上述两项主张均予以驳回，并阐明：“发明人在专利制度中居于核心地位，是专利制度的起点。即便发明人最终将其相关权益转让给雇主等第三方，成文法体系中对发明人的明确规定亦不可轻视。”法院指出，黄华平作为双方均认可的被遗漏共同发明人，属于法条所指的“相关方”，在对发明人信息作出任何更正前，法院必须向其送达通知并赋予听证机会。
针对Fortress提出的“其客观上无法联系到黄华平，该情形不应导致其丧失有效专利”的主张，判决书中明确：“第256条（b）款将上述程序保障设定为获得救济的前提条件，而非单纯的形式性流程。”联邦巡回上诉法院认为，Fortress以“黄华平被增补为发明人不会受到不利影响”为由主张其非“相关方”的观点缺乏法律依据，该解读实质上是将法条中的“相关方”擅自替换为“具有可能遭受不利影响的经济利益主体”；此外，法院与Fortress均无法确定，黄华平被增补为发明人究竟会获益还是遭受不利影响。同时，Fortress关于宪法诉讼主体资格的主张亦不成立，因宪法层面的诉讼主体资格与“相关方”分属不同法律问题，其构成要件亦存在差异。
对于Fortress提出的“地区法院应从宽解释第256条（b）款，以契合该条款作为专利效力‘救济条款’的立法定位”的主张，联邦巡回上诉法院回应：“第256条仅在其法定要件得到满足的前提下，才具备‘救济条款’的效力。”据此，法院维持了驳回Fortress更正发明人信息之部分简易判决动议的裁定。
针对地区法院支持Digger、以发明人署名错误为由裁定专利无效的简易判决，联邦巡回上诉法院认定，地区法院依据第101条作出的该裁判结论合法正确，并在判决书中作出如下阐释：“第256条（b）款规定，‘若遗漏发明人或错列非发明人的错误可依据本条予以更正，则该错误不导致涉案专利无效。’由此可推导出一个必然的反向结论：若遗漏发明人的错误无法更正，则该专利因该错误而归于无效。”
Fortress主张，依据第101条的任意性表述，专利文件中仅需列明至少一名真实发明人即可。联邦巡回上诉法院指出，该解读将导致第256条（b）款的“救济条款”沦为具文。法院强调：“结合第101条、第100条（f）款与第256条（b）款进行体系解释可知，若一项发明存在多名发明人，则所有发明人均必须被列明于专利文件中。法条中的‘任何人’并非指‘少于全部的人’。”
Fortress最后辩称，《美国发明法案》（the America invents Act） 施行后废除了第102条（f）款，该修改可佐证“专利无需列明全部共同发明人仍可维持有效”的观点。但联邦巡回上诉法院认为，第102条（f）款的立法本意仅为“非发明人无权获得专利授权”，并非“真实发明人无需被列明于专利文件中”。
综上，因黄华平原属共同发明人却未被列入专利发明人名单，案涉两项专利因发明人署名错误而归于无效。
武大知识产权与竞争法
2026年4月7日