国别知识产权实务指南——美国专利（4）
来源：广东省WTO/TBT通报咨询研究中心 发布日期：2022-01-24 阅读：90次
● 16由公司雇员、独立承包人、多个发明人或合营企业完成的发明，专利归谁所有？专利所有权如何正式登记和转让？
发明人是推定的专利所有人。不过，作为雇佣条件之一，大多数公司要求雇员将其专利所有权转让给公司。如果雇主的设施被用于构思一项发明或使之付诸实现，即使雇主没有获得专利所有权，雇主仍可能拥有使用该发明的非独占的、不可转让的免费许可权（即雇员发明实施权）。
除非另有相反的约定，专利的每一共有人均可在美国境内制造、使用、许诺销售或销售该专利发明产品，或将该专利发明产品进口到美国，无需征得其他共有人的同意，也无需向其他共有人解释说明。
专利所有人可通过转让书对专利权作出转让或让渡。转让书应在美国专利商标局（USPTO）备案。转让备案非常重要。因为除非自转让之日起三个月内或后继的专利购买人购买日期前将转让在美国专利商标局备案，否则此转让对后续购买人无效，且相关买卖也无需另行通知。
● 17如何对专利的有效性提出质疑，以什么理由提出质疑？是否有专门受理此事项的法院或行政审裁机构？
在专利侵权诉讼中，被控侵权人可以作出专利无效抗辩。此外，在专利所有人提起侵权诉讼前，相关当事人可以提起确认不侵权诉讼，请求宣告相关专利权无效。
有关专利权无效的法律随着《美国发明法案》（AIA）的颁布而改变。《美国发明法案》适用于有效申请日在2013年3月16日或之后、至少有一项权利要求的专利申请。最重要的变化是，《美国发明法案》将美国专利法律制度由“先发明制”转变为“发明人先申请制”，从而使得美国的专利体系与世界各国现有的专利体系更加接轨。由于还有很多有效期内的美国专利的优先权日在2013年3月之前，因此目前《美国发明法案》颁布前后的专利制度同时适用。
有效申请日在2013年3月16日之前的专利（《美国发明法案》颁布前专利）可基于以下理由被宣告无效：
缺乏实用性（针对实用专利的权利要求项）；
不符合专利保护资格的权利要求主题，如自然规律、物理现象和抽象概念；
所主张的发明在专利申请人实现发明之前，在美国已为他人所知或使用；
所主张的发明在专利申请人实现发明之前，已在美国或外国被授予专利或在印刷出版物中有描述；
所主张的发明在其美国专利申请日之前，已在美国公开使用或销售超过一年时间；
发明人放弃所主张的发明；
在美国专利申请日之前，发明人（或发明人的法定代理人或受让人）已在外国就所主张的发明获得专利或发明人证书，且对应的外国专利申请或发明人证书申请日期在美国专利申请前12个月以上；
在申请人实现发明以申请专利之前，所主张的发明已在他人申请获批的美国专利中有描述，或在他人提交的美国公开专利申请中有描述，或在他人在美国提交的《专利合作条约》（PCT）申请中有描述，其中《专利合作条约》申请指定美国并以英语公布；
权利要求保护的发明并非是由发明人本人发明；
在发明人发明日之前，他人已在美国实现该发明且未放弃、封锁或隐瞒该发明；
鉴于现有技术，所主张的发明在发明日之前已是显而易见的；
专利说明书没有充分描述所主张的发明，不足以表明在提交专利申请时，发明人已在知识层面掌握该发明；
专利说明书没有充分描述所主张的发明，不足以使所属技术领域的普通技术人员能够实施和使用该发明。
有效申请日在2013年3月16日或之后的专利（《美国发明法案》颁布后专利）可基于以下理由被宣告无效：
缺乏实用性（针对实用专利的权利要求项）；
不符合专利保护资格的主题，如自然规律、物理现象和抽象概念；
所主张的发明在其有效申请日之前，已被授予专利或在印刷出版物中有描述；
所主张的发明在其有效申请日之前，已在世界任何地方公开使用、出售或以其他方式向公众提供；
所主张的发明已在另一发明人的美国专利或公开的美国专利申请中有描述，且其有效申请日晚于后者的有效申请日期；
鉴于先有技术，所主张的发明在其有效申请日之前已是显而易见的；
权利要求保护的发明并非由发明人本人发明；
专利说明书没有充分描述所主张的发明，不足以表明在提交专利申请时，发明人已在知识层面掌握该发明；
专利说明书没有充分描述所主张的发明，不足以使所属技术领域的普通技术人员能够实施和使用该发明。
美国专利商标局（USPTO）也有一系列可以撤销已授予专利的权利要求或宣告其无效的程序。
● 18申请专利是否有“绝对新颖性”要求？如果有，是否有例外？
申请专利没有绝对新颖性要求。虽然美国已转为先申请制，但法律仍允许发明人在提交专利申请前有一段宽限期进行某些披露。具体来说，有下列情形之一的，在所主张的发明的有效申请日前1年之内作出的公开披露，对所主张的发明而言，不属于现有技术：
发明人作出的或者直接或间接从发明人处获得信息的其他人作出的披露；
所披露的主题在此披露之前，已被发明人或者直接或间接从该发明人处获得信息的其他人公开披露。
此外，有下列情形之一的，在所主张的发明的有效申请日前任何时间备案的专利和专利申请中的披露，不构成现有技术：
所披露的主题是从发明人处获得的；
所披露的主题在发明的有效申请日之前已经由发明人或从发明人处获得信息的其他人公开披露；
在所主张的发明的有效申请日之前，所披露的主题和所主张的发明为同一人所有或受限于转让给同一人的义务。
● 19从现有技术的角度，判断发明是“显而易见的”还是“具有创造性的”法律标准是什么？
判断发明是否是显而易见的法律标准是：“发明与现有技术之间的区别是否使得该发明在整体上对于所属技术领域的普通技术人员而言是显而易见的”。法律上判断显而易见性的标准因素包括：现有技术的范围和内容；现有技术与相关权利要求之间的区别；相关技术领域的一般技术水平；以及非显而易见性的客观标志（次要考虑因素），例如意想不到的效果、长期存在但未解决的需求、他人的失败、业界的赞誉和商业上的成功。不过，凡以客观标志证明非显而易见性的，必须证明相关证据与发明之间具有充分的联系。
尽管没有判断发明是否有显而易见性的严格测试，但是存在以下情况之一的，足以认定该发明是显而易见的：
根据已知方法组合现有技术要素，产生可预测的结果；
将一种已知要素单纯地用另一种要素替代，而获得可预测的结果；
使用已知技术以相同方式改进类似装置（方法或产品）；
用已知技术去改进已知且待改进的装置（方法或产品），而产生可预测的结果；
“显而易见的尝试”——从有限数量的确定的、可预测的解决方案中进行选择，并且可以合理的预期会获得成功的结果；
在某一领域中的已知成果，有可能会在相同或其他领域中，基于设计上的诱因或其他市场力量，而产生的变种，而这种变种对于所属技术领域的普通技术人员来说是可预测的；
普通技术人员依据现有技术的指导、建议或启示，通过修改现有技术方案或将多个现有技术方案组合在一起，得出所申请的发明。
● 20原本有效的专利是否会因发明人或专利所有人的不当行为或其他原因而被视为不可执行？
一些原因会导致原本有效专利的所有权利要求被视为不可执行，包括：取得专利过程中的欺诈行为（不公正行为）；专利权滥用；不合理或不可原谅地延迟对侵权人提起诉讼（权利懈怠或者衡平法的禁止反言）；以及不合理地延迟提起专利申请（申请懈怠）。
在申请过程中违反诚实信用义务取得专利的，可认定存在不公正行为。诚实信用义务适用于所有参与专利申请的个人，包括申请人及其律师和受让人。对重大事实的积极性虚假陈述、未能披露重大信息或提交虚假信息，意图欺骗美国专利局的，可构成不公正行为。通常来说，只有所涉不当行为使得原本不会获批的相关权利要求获批的，才可认定为不公正行为。当这些条件满足时，整个专利就变为不可执行，而且如果不公正行为与此专利的相关专利有“直接和必要的关系”，也可导致相关专利不可执行。
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