专代机构因擅自撤回非正常专利申请被索赔100万！曾被国知局通报吊销执业许可证
来源：IPRdaily综合 中国裁判文书网 发布日期：2024-04-09 阅读：40次
近日，中国裁判文书网发布了深圳某公司、深圳某公司2等专利代理合同纠纷民事二审民事判决书。
据判决书显示，本案为专利被国家知识产权局认定为非正常专利申请并要求撤回，专利代理机构在未经申请人同意的情况下，擅自撤回涉案专利申请，被专利申请人索赔百万。
据悉，东莞吉某公司（以下简称“吉某公司”）于2021年11月与深圳创某分公司（以下简称“创某分公司”）签订合同申请实用新型和发明专利各1件，费用6500元。2022年11月8日，深圳创某公司（以下简称“创某公司”）向国家知识产权局提交了撤回上述专利申请的文件。2022年11月9日，创某公司告知吉某公司撤回专利申请。2022年11月11日，创某公司收到“孝感市知识产权局关于深圳创某公司撤回申请”的电子邮件。
随后，吉某公司向广东省东莞市第一人民法院起诉创某公司、创某分公司，诉讼请求如下：
1.判令解除编号为CFDZ2021064的《知识产权服务委托合同》；
2.判令创某公司、创某分公司立即向吉某公司返还知识产权服务费6500元；
3.判令创某公司、创某分公司向吉某公司赔偿违约金以及赔偿技术公开后不能申请专利造成的损失共计1000000元；
4.判令创某公司、创某分公司承担本案诉讼费用。诉讼过程中，吉某公司当庭变更第3项诉讼请求为：判令创某公司、创某分公司向吉某公司赔偿违约金以及赔偿技术公开后不能申请专利造成的损失共计100000元（包含律师费10000元、保全费2013元）。
吉某公司主张其最早从2022年5月24日开始生产销售使用涉案待审批专利技术的产品，因创某公司违约擅自撤回涉案专利申请，导致吉某公司无法成功获得该专利，给吉某公司造成经济损失。
值得一提的是，创某公司因被国家知识产权认定存在非正常专利申请的行为，且存在代理的非正常专利申请被国家知识产权局通报并主动撤回后，又再次重复提交相同申请的行为违背专利法立法宗旨，严重扰乱专利工作秩序，严重干扰专利审查工作正常进行，属于《专利代理条例》第二十五条第一款第五项“疏于管理，造成严重后果”的情形，且情节严重，于2023年4月27日决定作出吊销其专利代理机构执业许可证的处罚决定。
一审法院认为，本案争议焦点在于，涉案专利申请被撤回的责任归属，吉某公司主张的各项损失有无事实和法律依据。
首先，结合证据“孝感市知识产权局关于深圳某公司撤回申请”的电子邮件附件内容和国知处字[2023]8号行政处罚决定来看，涉案专利申请存在“个人研发能力明显不符、专利申请明显不符合技术改进常理”，即申请人及技术自身原因导致不符合专利申请条件，同时涉案专利申请还存在代理机构创某公司不以保护创新为目的的非正常专利申请行为，扰乱专利申请管理秩序的问题。而且，创某公司被通报存在巨量、多省份非正常申请行为在先，涉案专利申请被创某公司主动撤回在后，创某公司的违规行为是导致涉案专利申请被主动撤回的直接原因。
其次，从涉案专利申请被撤回的过程来看，创某公司在提出专利撤回申请前并未取得吉某公司事先同意，而是在提出专利撤回申请后次日才告知吉某公司，且仅告知吉某公司不能以个人名义申请，未告知其他撤回原因及救济途径，也未采取其他补救措施，创某公司并未谨慎、勤勉、忠实地行使代理权。
综上，一审法院认定吉某公司与创某公司均应对涉案专利申请被撤回负有责任，但主要责任在于创某公司，一审法院认定创某公司、创某分公司应返还吉某公司服务费5000元。一审法院酌定创某公司、创某分公司赔偿吉某公司律师费和保费损失共计6000元。
创某公司、创某分公司不服广东省东莞市第一人民法院判决，向广东省东莞市中级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，发回重审或依法改判。
创某公司、创某分公司认为：
一、一审法院对关于专利申请引起的合同纠纷没有管辖权，一审法院是违法判决，应依法撤销。
二、一审法院事实认定错误、法律适用错误。涉案专利申请被撤回的责任归属与创某公司、创某分公司受国知局的行政处罚决定没有必然联系，这两者之间没有因果性。涉案专利申请被撤回是由于存在“个人研发能力明显不符、专利申请明显不符合技术改进常理”，即申请人及技术自身原因导致不符合专利申请条件，可见吉某公司自身技术原因即“无技术创新”是主因。
广东省东莞市中级人民法院认为，一审认定事实清楚，本院予以确认。本案二审的争议焦点是：一、创某公司二审提出管辖权异议是否有依据；二、创某公司是否存在违约行为并因此须承担责任。
一、按照《最高人民法院关于第一审知识产权民事、行政案件管辖的若干规定》第三条的规定，本案确应由一审法院管辖。
二、撤回专利申请在案涉委托事项中属于重大事项，创某公司应当在取得吉某公司同意的情况下才能提出，现有证据仅能证明创某公司告知了吉某公司，但创某公司并未同意，故创某公司违背了受托人的忠实履职义务，构成违约，应承担相应的违约责任。
至于创某公司的辩称理由，广东省东莞市中级人民法院认为，我国的专利制度并没有禁止以个人名义申请专利，在专利审查机构尚未对案涉专利进行实质性审查的情况下，创某公司所称收到的邮件均应认定为建议性质，并非审查机构的最终结论，并不能据此认定吉某公司的专利申请属于“非正常专利申请”，创某公司的抗辩事由不成立。
综上所述，判决如下：驳回上诉，维持原判。