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应对指南

国别知识产权实务指南——马来西亚专利(1)

来源:广东省WTO/TBT通报咨询研究中心 发布日期:2022-11-30 阅读:115

●1可以通过哪些法律或行政程序对侵权人强制执行专利权?是否有可以或必须向其提起专利侵权诉讼的专门法院?

专利权只能由专利所有人通过民事诉讼强制执行。目前尚无可用于执行专利权的行政程序。

吉隆坡设有专门的知识产权高等法院,大多数侵犯专利的民事诉讼都在该法院提起。不过,如专利所有人居住在吉隆坡以外,法律并不禁止其在马来西亚其他州的高等法院提起民事诉讼。

 

●2专利侵权审判的形式是怎样的?

专利侵权审判的形式与一般民事诉讼审判相同。鉴于专利侵权的性质,如不可避免地在事实问题上产生实质性争议,可提起民事诉讼,提交起诉状,列出主张的重要事实和寻求的补救措施,法院将据此下达传唤令。马来西亚遵循普通法的诉状制度,要求当事人在规定的时限内交换诉状。向被告送达起诉状后,被告必须在规定期限内提交抗辩和反诉(如有),如有必要,原告应予以答复。如被告对专利的有效性提出异议,必须在抗辩中说明异议的细节,并明确列明异议的理由。

马来西亚不实行宣誓证词的审判方式。当事人须传唤证人证明案情,证人在审判的第一阶段(即主问)以证人陈述书的方式陈述案情。所有证人必须在庭审期间出庭接受交叉询问。

在专利诉讼期间,一贯聘请专家协助法院。事实上,在专利审判中,有关新颖性和创造性问题的专家意见是必不可少的。

马来西亚未设陪审团制度,因此争议问题由一名或多名法官裁决。审判通常会持续一到两周,取决于案件的复杂性和争议问题。

 

●3证明专利侵权、无效和不可执行的举证责任是什么?

专利侵权诉讼中的举证责任遵循民事诉讼中的盖然性权衡标准。同样的举证责任也适用于侵权、无效和不可执行的问题。

为提出侵权诉讼,需要证明以下情形:

•被告利用原告专利权利要求中每个核心的完整技术方案或特征;

•被告产品的工作方式与原告专利相同。

 

●4哪些人可以就专利侵权提起诉讼?被控侵权人在什么情况下可以提起诉讼,以获得针对有关指控的司法裁决或宣告?

专利所有人(1983年《专利法》第59条)、被许可人和强制许可受益人(1983年《专利法》第61条)有权就专利侵权提起诉讼。

吉隆坡知识产权高等法院最近在Kingtime International Ltd & Anor诉Petrofac E&C Sdn Bhd [2018] MLJU 1840一案的判决中,阐述了被许可人提起侵权诉讼的权利问题。在此案中,第二原告是第一原告的被许可人。被告对被许可人在专利侵权诉讼中作为共同原告的权利提出质疑。高等法院同意该质疑,并认为被许可人的起诉权仅适用于1983年《专利法》第61条规定的两种有限情形,即:

•在收到被许可人提出专利侵权诉讼请求三个月后,专利权人拒绝提起专利侵权诉讼或者未提起专利侵权诉讼;

•如被许可人能够证明需要立即采取行动,以免对专利被许可人造成损害,被许可人可以申请禁令,限制专利侵权行为。

法院裁定,根据案件事实,第二原告无权对被告提起专利侵权诉讼,因为第一原告已经提起诉讼。

被控侵权人可以对专利所有人提起诉讼,请求法院发布声明,认定实施相关行为不构成对专利的侵权。但若相关行为已遭到侵权诉讼,且被控侵权人已经是该诉讼的被告,则不允许请求非侵权声明(《专利法》第62条)。被控侵权人也可对专利所有人提起诉讼,请求宣告专利无效(《专利法》第56条)。

 

●5导致诱导或辅助专利侵权责任的行为有哪些?如果存在多主体,每个行为人仅实施了所主张专利权利要求中的部分要件,但所有行为人共同实施了所有要件,是否可以多主体共同承担侵权责任?

《专利法》中没有关于间接或协助侵权的规定。为证明侵权,专利发明要求保护的每个核心的完整技术方案或特征必须体现在被告的产品或方法中。在工业专利或方法专利中,必须证明被告采取了专利方法的所有步骤。因此,如果被告仅仅实施了专利权利要求的一部分,则无法让其承担连带责任。

然而,如多主体一致行动损害原告的利益,可以共同侵权、造成损害为由,提起诉讼。

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